2003年3月28日，北京市高級人民法院對北京東風潤滑油有限公司（簡稱北京東風公司）訴埃索（浙江）有限公司（簡稱埃索公司）商標侵權案做出終審判決，駁回被告上訴請求，維持北京市第二中級人民法院一審判決，認定被告侵犯原告“東風”文字商標專用權，應承擔相應的侵權民事責任。本案系大公司侵犯中國公司商標權第一案，不僅涉及有關商標權的法律問題，而且有著重要的現(xiàn)實意義。
1983年7月3日，天津日用化學廠經國家商標局核準在表油商品上注冊了“東風”文字商標，注冊證號為184438，經續(xù)展有效期至2003年7月4日；2000年11月28日，北京東風公司（前身為北京莫迪潤滑油有限公司）受讓取得該注冊商標，并同時許可天津日用化工廠使用。2001年4月，埃索公司開始在其制造、銷售的“超級東風康明斯專用機油”外包裝上使用由“雙燕圖”圖形商標和“東風”文字組成的組合標識，但北京東風公司并未許可埃索公司使用“東風”文字商標。2002年8月，北京東風公司在尋求訴外解決未果的情況下，以侵犯商標專用權將埃索公司訴至北京市第二中級人民法院。法院經過兩次公開庭審后判決被告侵犯原告“東風”文字商標專用權，應立即停止侵權，公開賠禮道歉，并賠償北京東風公司經濟損失15萬元。埃索公司不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院，二審維持原判。
根據我國《商標法》的規(guī)定，未經注冊商標權人許可，在同種或類似商品上使用與注冊商標相同或近似商標，構成侵犯注冊商標專用權的行為。因此，判斷潤滑油與表油是否屬于類似商品，“東風雙燕圖”組合標識與184438號“東風”文字商標是否近似便成為本案的關鍵。
1.人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定：判斷商品是否類似，應從功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面予以考慮。
本案中，潤滑油與表油的功能、用途相同，均是起潤滑作用；兩者因生產原料相同，生產部門亦存在相同的可能性；兩者又均屬于化工產品，在產品的定貨、運輸、存儲等環(huán)節(jié)會有交叉或重合。事實上，184438號商標核定使用的表油商品是產品群概念，除表油外，還涵蓋儀器儀表、電度表、千分表、精密機械等使用的潤滑油。由于涉案產品用于汽車，而汽車的生產、使用、運輸、維修不可避免會涉及儀器儀表、電度表、精密機械，從而使?jié)櫥团c表油構成關聯(lián)產品，亦即兩者的使用范圍和相關公眾存在交叉或重合，相關公眾對潤滑油產品的認知直接影響到其對表油產品的認知，因此兩者應構成商標法上的類似商品。同時，國家商標局頒布的《類似商品和服務區(qū)分表》亦將汽車發(fā)動機潤滑油與表油同歸于第4類第1類似群。盡管該區(qū)分表只是從商標注冊的角度對商標所作的分類，但商標的注冊是取得商標權的法定程序，不注冊便不存在商標專用權（部分馳名商標除外），所以在不存在充分反證的情況下，該區(qū)分表應該是判定商品是否類似的權威技術標準，這也是國際商品保護的通行做法。
2.本案中，判斷“東風雙燕圖”組合標識與184438號“東風”文字商標是否近似存在很大爭議。
人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條規(guī)定，組合商標中的文字部分應從音、形、義三個方面進行對比。第10條規(guī)定，認定商標近似，既要進行對商標的整體對比，又要進行對商標主要部分的對比。商標的呼叫部分因其從音、形、義三個方面給相關公眾以刺激而成為商標的主要部分。“東風”文字是“東風雙燕圖”組合標識的呼叫部分，其發(fā)音、含義與184438號“東風”文字商標完全相同。雖然兩者的字體、色彩存在一定差異，但完全有可能造成相關公眾的混淆或誤認，因為相關公眾不是商品包裝的專家，也不可能有時間和精力去分辨只存在微小差別的標識。
從整體上看，在未提請相關公眾注意的條件下，如果將涉案產品與標示184438號商標的產品分別向其出示，相關公眾不大可能意識到兩種產品來源于不同的生產者。法律之所以禁止近似商標的使用，就是為了防止市場中的“搭便車”行為和商標“淡化”現(xiàn)象。有一點值得注意，雖然商標專用權限于核準注冊的商標和核定使用的商品，但是法律禁止他人擅自在同種或類似商品上使用與注冊商標相同或近似標識，可見注冊商標的保護范圍要遠遠大于商標專用權的范圍，這也是人們?yōu)榉乐钩霈F(xiàn)“檸檬市場”效應和適應商標立法應以消費者為本位的趨勢，而采取的理性預防措施。
3.本案中，埃索公司曾辯稱其是十堰東風汽車油品有限公司（簡稱十堰公司）的授權定牌加工商，且“東風”文字商標為東風汽車公司的馳名商標，“東風”亦是東風汽車公司和十堰公司的商號。
東風汽車公司是在1979年10月31日經國家商標局核準注冊了“東風”文字商標，注冊證號為110702，但核定使用的商品是汽車。1997年4月9日，該商標被國家商標局認定為馳名商標。1997年2月7日，東風汽車公司還在潤滑油產品上注冊了“雙燕圖”圖形商標，注冊證號為940478，并于2000年3月10日授權十堰公司使用注冊商標，但僅為普通許可。
事實上，十堰公司根本無權授權埃索公司使用“雙燕圖”圖形商標，同時，埃索公司不僅無法舉證其與十堰公司的委托定牌加工關系，而且涉案產品上標示的“制造商：埃索（浙江）有限公司（?？松瘓F附屬公司）”文字和“埃索ESSO”、“EXXON”商標已經以明示的方式向消費者表明其為涉案產品的制造商。東風汽車公司的110702號商標既未許可又未轉讓，埃索公司不可能取得該商標的使用權；況且，該商標核定使用的商品是汽車，不是潤滑油或表油。東風汽車公司及十堰公司使用的940478號商標為圖形商標，與184438號“東風”文字商標更不存在沖突，因為我國商標法明確將文字商標和圖形商標規(guī)定為兩類不同的商標。
關于馳名商標的跨類保護，要求注冊商標在核定使用范圍外的商品上經長期使用已在相關公眾中建立起很高的知名度，或者要求其具有獨創(chuàng)性，但作為弱勢商標的“東風”顯然不符合這些條件，因此，110702號“東風”文字商標不能主張馳名商標的跨類保護。東風汽車公司及十堰公司無疑具有“東風”商號的所有權，也有權許可他人使用其商號，但企業(yè)名稱權與商標專用權是兩類不同的民事權利，我國《民法通則》和《商標法》亦分別給予明確規(guī)定，所以，“東風”的企業(yè)名稱權不能對抗“東風”的商標專用權。
民事侵權行為的成立必然導致民事責任，其中又以賠償損失為主要手段。具體到商標侵權，賠償金額的確定一般有三種方法：（1）被侵權人的實際經濟損失；（2）侵權人的非法獲利金額；（3）在上述兩種方法無法取證的情況下，可以適用限額為50萬元的法定賠償金。
本案中，法院就是在無法就實際金額取證的情況下，依法適用了法定賠償金條款。二審時，埃索公司曾主張184438號商標核定使用的商品超出了北京東風公司的經營范圍且未實際使用，并且自己未實際取得經營利潤。實際上，2001年10月新修訂的《商標法》已經取消了注冊商標必須以核準的經營范圍為限的規(guī)定；北京東風公司曾經許可天津日用化工廠使用該商標，屬于法律規(guī)定的“使用”范疇；侵權人有銷售便存在非法獲利，法律并未要求以是否實際取得經營利潤為判斷依據。
縱觀本案，我們可以從中得到以下重要啟示：第一，商標因其區(qū)別力、證明力和保證力，能為權利人帶來可觀的經濟利益；商標權業(yè)已成為企業(yè)的一項重要無形資產，企業(yè)應對其給予足夠的重視，并采取必要的保護措施。同時，商標權的無形性也決定了其界定與保護的困難，給企業(yè)經營帶來很大的風險，所以，企業(yè)應加強商標法律意識，建立完善的知識產權保護制度，在整體法律框架內選擇合理的行為模式，既重視自己的權利，也尊重他人的權利。
第二，隨著市場競爭的加劇以及我國加入WTO，企業(yè)尤其是國內外企業(yè)之間的知識產權糾紛必然增多，國內企業(yè)應該敢于和善于運用法律武器捍衛(wèi)自己的合法權益。不僅要改變長期以來認為只有國內企業(yè)侵犯國外企業(yè)知識產權的思維定勢，而且要積極尋求法律專業(yè)中介機構的幫助。本案可以稱為此類糾紛的典型案例。北京東風公司作為一家小公司，卻敢于起訴全球第二大公司——?？松梨诠镜淖庸?，其勇氣和精神值得稱贊。同時，北京東風公司發(fā)現(xiàn)被侵權之后，立即委托北京天馳律師事務所辦理相關事宜，并最終取得勝訴，這種理性的行為值得學習。
第三，知識產權糾紛的增多不僅向中國律師提出了新的素質要求，亦為國內律師界帶來了新的發(fā)展契機。知識產權業(yè)務因其特有的專業(yè)性、技術性和復雜性，要求從業(yè)人員不僅要熟知《民法通則》、《商標法》、《專利法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》等國內法律法規(guī)和尼斯協(xié)定、巴黎公約、IPO公約等國際條約與協(xié)定，而且應具備商品生產、市場營銷、工業(yè)技術等方面的背景知識。在新形勢下，國內律師界更應積極主動地為當事人提供專業(yè)法律服務，在為當事人謀求合法權益化的基礎上，適時地擴大自己生存與發(fā)展的空間。
1983年7月3日，天津日用化學廠經國家商標局核準在表油商品上注冊了“東風”文字商標，注冊證號為184438，經續(xù)展有效期至2003年7月4日；2000年11月28日，北京東風公司（前身為北京莫迪潤滑油有限公司）受讓取得該注冊商標，并同時許可天津日用化工廠使用。2001年4月，埃索公司開始在其制造、銷售的“超級東風康明斯專用機油”外包裝上使用由“雙燕圖”圖形商標和“東風”文字組成的組合標識，但北京東風公司并未許可埃索公司使用“東風”文字商標。2002年8月，北京東風公司在尋求訴外解決未果的情況下，以侵犯商標專用權將埃索公司訴至北京市第二中級人民法院。法院經過兩次公開庭審后判決被告侵犯原告“東風”文字商標專用權，應立即停止侵權，公開賠禮道歉，并賠償北京東風公司經濟損失15萬元。埃索公司不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院，二審維持原判。
根據我國《商標法》的規(guī)定，未經注冊商標權人許可，在同種或類似商品上使用與注冊商標相同或近似商標，構成侵犯注冊商標專用權的行為。因此，判斷潤滑油與表油是否屬于類似商品，“東風雙燕圖”組合標識與184438號“東風”文字商標是否近似便成為本案的關鍵。
1.人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定：判斷商品是否類似，應從功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面予以考慮。
本案中，潤滑油與表油的功能、用途相同，均是起潤滑作用；兩者因生產原料相同，生產部門亦存在相同的可能性；兩者又均屬于化工產品，在產品的定貨、運輸、存儲等環(huán)節(jié)會有交叉或重合。事實上，184438號商標核定使用的表油商品是產品群概念，除表油外，還涵蓋儀器儀表、電度表、千分表、精密機械等使用的潤滑油。由于涉案產品用于汽車，而汽車的生產、使用、運輸、維修不可避免會涉及儀器儀表、電度表、精密機械，從而使?jié)櫥团c表油構成關聯(lián)產品，亦即兩者的使用范圍和相關公眾存在交叉或重合，相關公眾對潤滑油產品的認知直接影響到其對表油產品的認知，因此兩者應構成商標法上的類似商品。同時，國家商標局頒布的《類似商品和服務區(qū)分表》亦將汽車發(fā)動機潤滑油與表油同歸于第4類第1類似群。盡管該區(qū)分表只是從商標注冊的角度對商標所作的分類，但商標的注冊是取得商標權的法定程序，不注冊便不存在商標專用權（部分馳名商標除外），所以在不存在充分反證的情況下，該區(qū)分表應該是判定商品是否類似的權威技術標準，這也是國際商品保護的通行做法。
2.本案中，判斷“東風雙燕圖”組合標識與184438號“東風”文字商標是否近似存在很大爭議。
人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條規(guī)定，組合商標中的文字部分應從音、形、義三個方面進行對比。第10條規(guī)定，認定商標近似，既要進行對商標的整體對比，又要進行對商標主要部分的對比。商標的呼叫部分因其從音、形、義三個方面給相關公眾以刺激而成為商標的主要部分。“東風”文字是“東風雙燕圖”組合標識的呼叫部分，其發(fā)音、含義與184438號“東風”文字商標完全相同。雖然兩者的字體、色彩存在一定差異，但完全有可能造成相關公眾的混淆或誤認，因為相關公眾不是商品包裝的專家，也不可能有時間和精力去分辨只存在微小差別的標識。
從整體上看，在未提請相關公眾注意的條件下，如果將涉案產品與標示184438號商標的產品分別向其出示，相關公眾不大可能意識到兩種產品來源于不同的生產者。法律之所以禁止近似商標的使用，就是為了防止市場中的“搭便車”行為和商標“淡化”現(xiàn)象。有一點值得注意，雖然商標專用權限于核準注冊的商標和核定使用的商品，但是法律禁止他人擅自在同種或類似商品上使用與注冊商標相同或近似標識，可見注冊商標的保護范圍要遠遠大于商標專用權的范圍，這也是人們?yōu)榉乐钩霈F(xiàn)“檸檬市場”效應和適應商標立法應以消費者為本位的趨勢，而采取的理性預防措施。
3.本案中，埃索公司曾辯稱其是十堰東風汽車油品有限公司（簡稱十堰公司）的授權定牌加工商，且“東風”文字商標為東風汽車公司的馳名商標，“東風”亦是東風汽車公司和十堰公司的商號。
東風汽車公司是在1979年10月31日經國家商標局核準注冊了“東風”文字商標，注冊證號為110702，但核定使用的商品是汽車。1997年4月9日，該商標被國家商標局認定為馳名商標。1997年2月7日，東風汽車公司還在潤滑油產品上注冊了“雙燕圖”圖形商標，注冊證號為940478，并于2000年3月10日授權十堰公司使用注冊商標，但僅為普通許可。
事實上，十堰公司根本無權授權埃索公司使用“雙燕圖”圖形商標，同時，埃索公司不僅無法舉證其與十堰公司的委托定牌加工關系，而且涉案產品上標示的“制造商：埃索（浙江）有限公司（?？松瘓F附屬公司）”文字和“埃索ESSO”、“EXXON”商標已經以明示的方式向消費者表明其為涉案產品的制造商。東風汽車公司的110702號商標既未許可又未轉讓，埃索公司不可能取得該商標的使用權；況且，該商標核定使用的商品是汽車，不是潤滑油或表油。東風汽車公司及十堰公司使用的940478號商標為圖形商標，與184438號“東風”文字商標更不存在沖突，因為我國商標法明確將文字商標和圖形商標規(guī)定為兩類不同的商標。
關于馳名商標的跨類保護，要求注冊商標在核定使用范圍外的商品上經長期使用已在相關公眾中建立起很高的知名度，或者要求其具有獨創(chuàng)性，但作為弱勢商標的“東風”顯然不符合這些條件，因此，110702號“東風”文字商標不能主張馳名商標的跨類保護。東風汽車公司及十堰公司無疑具有“東風”商號的所有權，也有權許可他人使用其商號，但企業(yè)名稱權與商標專用權是兩類不同的民事權利，我國《民法通則》和《商標法》亦分別給予明確規(guī)定，所以，“東風”的企業(yè)名稱權不能對抗“東風”的商標專用權。
民事侵權行為的成立必然導致民事責任，其中又以賠償損失為主要手段。具體到商標侵權，賠償金額的確定一般有三種方法：（1）被侵權人的實際經濟損失；（2）侵權人的非法獲利金額；（3）在上述兩種方法無法取證的情況下，可以適用限額為50萬元的法定賠償金。
本案中，法院就是在無法就實際金額取證的情況下，依法適用了法定賠償金條款。二審時，埃索公司曾主張184438號商標核定使用的商品超出了北京東風公司的經營范圍且未實際使用，并且自己未實際取得經營利潤。實際上，2001年10月新修訂的《商標法》已經取消了注冊商標必須以核準的經營范圍為限的規(guī)定；北京東風公司曾經許可天津日用化工廠使用該商標，屬于法律規(guī)定的“使用”范疇；侵權人有銷售便存在非法獲利，法律并未要求以是否實際取得經營利潤為判斷依據。
縱觀本案，我們可以從中得到以下重要啟示：第一，商標因其區(qū)別力、證明力和保證力，能為權利人帶來可觀的經濟利益；商標權業(yè)已成為企業(yè)的一項重要無形資產，企業(yè)應對其給予足夠的重視，并采取必要的保護措施。同時，商標權的無形性也決定了其界定與保護的困難，給企業(yè)經營帶來很大的風險，所以，企業(yè)應加強商標法律意識，建立完善的知識產權保護制度，在整體法律框架內選擇合理的行為模式，既重視自己的權利，也尊重他人的權利。
第二，隨著市場競爭的加劇以及我國加入WTO，企業(yè)尤其是國內外企業(yè)之間的知識產權糾紛必然增多，國內企業(yè)應該敢于和善于運用法律武器捍衛(wèi)自己的合法權益。不僅要改變長期以來認為只有國內企業(yè)侵犯國外企業(yè)知識產權的思維定勢，而且要積極尋求法律專業(yè)中介機構的幫助。本案可以稱為此類糾紛的典型案例。北京東風公司作為一家小公司，卻敢于起訴全球第二大公司——?？松梨诠镜淖庸?，其勇氣和精神值得稱贊。同時，北京東風公司發(fā)現(xiàn)被侵權之后，立即委托北京天馳律師事務所辦理相關事宜，并最終取得勝訴，這種理性的行為值得學習。
第三，知識產權糾紛的增多不僅向中國律師提出了新的素質要求，亦為國內律師界帶來了新的發(fā)展契機。知識產權業(yè)務因其特有的專業(yè)性、技術性和復雜性，要求從業(yè)人員不僅要熟知《民法通則》、《商標法》、《專利法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》等國內法律法規(guī)和尼斯協(xié)定、巴黎公約、IPO公約等國際條約與協(xié)定，而且應具備商品生產、市場營銷、工業(yè)技術等方面的背景知識。在新形勢下，國內律師界更應積極主動地為當事人提供專業(yè)法律服務，在為當事人謀求合法權益化的基礎上，適時地擴大自己生存與發(fā)展的空間。